知识产权许可、转让、出资合同中可能存在的风险与其他交易中的风险大部分是一样的，例如主体风险（交易对象并非权利人，或者只是共有权利人等等）、权利风险（交易标的不存在、不合法、存在权利负担、权利瑕疵、被侵权或者侵犯他人权利等等）。但是至少以下风险是知识产权许可、转让、出资合同特有的：

1.许可人解约或者到期不续约

知识产权被许可人经营越成功，越容易激励许可人解约或者到期不续约。王老吉与加多宝、天丝红牛与华彬、暴雪与第九城市、暴雪与网易等等莫不如是。我们也处理了很多类似的许可合同纠纷和咨询。

站在被许可人的立场，如果整体业务过于依赖于某个特定知识产权的许可，那么其商业模式是不健康的。从合规的角度，或者考虑将自有知识产权与许可知识产权共同使用，例如华晨宝马、一汽大众等，一旦解约可以继续使用自有知识产权；或者考虑收购、共有知识产权，例如安踏收购始祖鸟、收购商标权、著作权的全部或者部分份额、网易与暴雪共同开发《暗黑破坏神：不朽》等。

2.区分技术缺陷、技术风险和商业风险

技术缺陷是指技术不能满足合同要求或者不能实现合同目的，应当由转让方或者许可方承担责任。技术风险，是指现有技术水平和条件下难以克服的技术困难。技术风险通常依照约定由双方共同承担，或者由一方承担。商业风险，是指技术满足合同要求，商业上能否成功的风险应由受让方或者被许可方承担。

技术许可、转让或者出资合同的目的通常为了解决某个特定的技术问题，实现预期的技术效果和目标。因此，在合同中，应当对标的技术预期实现的技术效果和目标进行明确约定。如果无法实现预期的技术效果和目标，那意味着存在技术缺陷，合同目的无法实现，应约定由转让方或者许可方承担责任。如果已经实现合同约定的技术效果和目标，那最终无论商业上是否成功，均应属于受让方或者被许可方承担的商业风险。

3.技术秘密的交付风险

技术秘密的交付指受让人可以脱离转让人，实际掌握且能够独立实施技术秘密，实现技术效果和目标。受让人掌握技术秘密首先是指不依赖转让人能够独立实施该技术秘密。转让人需提供完整、准确的技术资料并提供相应的技术人员培训等技术服务。受让人经过独立实施技术秘密，确认能够实现预期的技术效果和目标才能实际获得该技术秘密。

受让人掌握技术秘密还应当不依赖于特定员工。技术秘密不能只存在于特定人员的大脑，而必须转换成由受让人控制的可以交接的信息资料。

实务中曾有这样的案例：受让人在受让某计算机软件的同时聘用了转让人的程序员，表面上看确实满足了脱离转让人独立掌握计算机软件的要求，但是实际上除了该特定程序员掌握计算机软件源代码以外，受让人对该计算机软件一无所知也无从控制。一旦特定的程序员与受让人出现劳资纠纷或者发生其他意外情形，受让人很容易失去该软件。

侵犯著作权诉讼中有可能会涉及到委托创作合同是否成立的争议。如果委托创作合同成立，委托人则有权利使用作品；如果委托创作合同不成立，则有可能构成侵权。笔者在实务中遇到多起类似案例：委托人找到受托人提出创作要求，受托人在未签订协议的情况下向委托人交付部分作品，但双方最终因价格等问题未达成一致签署委托创作合同，终止合作。受托人发现委托人最终实际使用了受托人交付内容的行为，据此提起侵犯著作权诉讼。发生争议的是，委托创作合同是否成立。

案例1：在A公司诉C公司、第三人B公司侵犯著作权案件[2]中，C公司与B公司签署合同，委托B公司为C公司拍摄广告视频。随后，B公司与A公司联系，希望A公司为C公司制作视频。A公司基于与B公司的长期合作，在未签订合同的情况下，A公司向B公司提供了作品，并派员与B公司员工一并到C公司处演示获得C公司认可。后因价格问题以及疫情影响，A公司未与B公司签署合同，双方终止合作。C公司发布广告视频后，A公司认为侵犯其著作权，起诉C公司要求赔偿经济损失并赔礼道歉。

案例2：在A公司等诉B公司、C公司等侵犯著作权案[3]中，B公司于2015年12月向A公司出具了建筑方案设计委托书，委托A公司开展某国际航站楼的建筑方案设计。2016年6月，B公司员工和C公司员工签收了A公司的施工图。2017年6月，B公司发出国际航站楼招标公告。2017年8月，B公司向C公司发出中标通知。航站楼竣工后，A公司起诉B公司、C公司等侵犯著作权，要求赔偿经济损失、赔礼道歉。

在代理上述两个案件中，我所均主张：B公司与A公司之间虽然未签署书面协议，但是B公司已经明确表示委托A公司创作，A公司亦已经以实际履行行为表明接受B公司的委托，依据《民法典》第五百一十条规定[4]，价格条款并非合同成立的前提条件，双方价格未能达成一致并不影响就已经交付的部分已经形成委托创作合同关系。根据最高人民法院《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第12条规定，委托人可以在约定的范围内享有使用作品的权利；没有约定使用作品范围的，委托人可以在委托创作的特定目的范围内免费使用该作品。因此，上述两个案件中，A公司起诉侵犯著作权均应驳回其诉讼请求。

上述案例2中法院判决支持了我所的代理意见。案例1中法院判决则认为广告视频为合作作品，B公司虽未得到A公司许可，但得到了合作作者的许可，进而B公司和C公司均不侵权，未直接回应上述代理意见。

从合规的角度，委托人在使用作品之前应当签署使用许可协议，才能尽可能避免陷入到侵权纠纷中。而站在受托人的立场，交付作品之后如未能达成协议则应向委托人发出通知，委托人不得在向受托人支付费用之前使用已交付作品。

另外需注意的是，如果委托创作合同直接约定著作权归属于委托人，则作品创作完成时作品著作权直接归属于委托人，并无适用同时履行抗辩或者先履行抗辩的余地。站在受托人的立场，可以修改成作品创作完成时著作权归属于受托人，待委托人支付费用之后再转移至委托人。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4条规定，在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。[5]该规定虽然不见于《专利法》和《著作权法》，但是按照《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》第二条第二款[6]，知识产权被许可人是否享有诉权的规则应当是一致的。通常认为，独占许可被许可人和排他许可被许可人的诉权属于法定的诉讼担当[7]，普通许可被许可人的诉权则属于任意的诉讼担当。

按照上述规则，起诉侵权人的诉权并获得赔偿的权利，是普通许可谈判过程中的一个交易标的，允许权利人和被许可人之间进行协商交易。获得授权则普通许可被许可人可以提起诉讼，未获得授权则不可以提起侵权诉讼。

但是，近期至少两个不同地区的法院判决认定，未获得诉权授权的普通许可被许可人有权对侵权人提起反不正当竞争诉讼并获得赔偿。

案例3：法院二审判决认为：对数字音乐行业而言，“先授权后使用”是普遍遵循的原则，数字音乐网络服务平台应先获得授权后使用，被告亦应当予以遵守。被告未经许可在经营的APP上针对原告网络地址（URL）进行设链，以第三方歌曲播放方式向被告APP的用户免费提供原告曲库的歌曲，实质上是通过技术手段免费使用原告曲库中的歌曲，将本应由自己承担的扩大曲库的成本转移给了原告，不正当地获得竞争优势，构成不正当竞争。据此，二审判决撤销一审判决，改判支持经济损失及合理开支。该案原告代理律师在业绩宣传中也承认，原告因无独家版权授权，难以通过著作权侵权之诉来处理该纠纷[8]。

案例4：原告是某赛事版权的普通许可被许可人，原告未获得诉权授权。一审判决认为被告明知其经营的APP上存在大量用户发布的赛事侵权内容，仍未采取必要措施对侵权内容事先屏蔽或事后删除，及时预防或制止用户上传侵权内容，同时还对用户上传的赛事内容进行分类、整理及推荐，鼓励用户上传赛事内容，加快用户发布侵权内容的传播与扩散，造成侵权规模持续扩大，用户在被告APP中通过观看比赛片段便可了解比赛过程及比赛结果，实质上替代了原告视频提供赛事节目的相关内容，造成了用户的流失，严重影响多生态运作商业模式的良好运转，损害原告合法权益。据此，一审法院适用《反不正当竞争法》第二条[9]，判决停止不正当竞争行为并赔偿经济损失及合理开支。

上述两个案件判决法院都认为侵权行为构成对普通许可被许可人的不正当竞争。案例3法院认为“先授权后使用”是公认的商业道德，未获得授权就使用就是违反《反不正当竞争法》第二条。

笔者代理案例4被告在二审上诉状提出：一审判决嘲讽了付费获得诉权许可的被许可人，也嘲讽了权利人。一审判决导致付费换取诉权许可的知识产权许可规则毫无意义，因为不付费也可以反不正当竞争为名行著作权维权之实。《最高人民法院关于适用<反不正当竞争法>若干问题的解释》第一条规定，经营者扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者合法权益，且属于违反反不正当竞争法第二章及专利法、商标法、著作权法等规定之外情形的，人民法院可以适用反不正当竞争法第二条予以认定。对于涉嫌违反著作权法规定的行为，不应当适用反不正当竞争法第二条。最终，案例4经法院主持，双方达成调解协议，原告撤回一审起诉。

从合规的角度来看，虽然有部分法院判决认定未得到授权的普通许可被许可人可以提起不正当竞争诉讼，甚至第一个案件已经成为当地高院的典型案件，但是未必所有的法院或法官都接受这个观点。因此，对普通许可被许可人来说，对侵权人的诉权仍然值得交易。当然，如果确实未获得诉权授权，则还可以考虑尝试不正当竞争诉讼。

《劳动合同法》第二十三条第一款规定，用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。该条第二款规定竞业限制协议中可以约定违反竞业限制协议的违约金。第二十五条规定，“除本法第二十二条和第二十三条规定的情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。”

存在争议的是，《劳动合同法》第二十三条第一款规定，是否仅可以约定保密义务而不能约定劳动者违反保密义务的违约金。

上海市第一中级人民法院判决[10]认定约定违约金无效。深圳市中级人民法院有判决[11]认定约定违约金无效，但同时也有判决[12]支持约定违约金有效。2021年1月20日发布的《深圳法院劳动争议审判白皮书（2005-2020）》[13]将支持违约金有效的判决作为典型案例进行刊登。

宁波市鄞州区人民法院判决[14]认定，根据被告与原告客户之间的交易额，商业秘密保护合同约定的违约金50万元与被告因此获得的利润基本相当，故据此确定损失赔偿金额为50万元。最高人民法院判决[15]认定，被告曾是原告的员工。双方在保密协议中约定，若违反协议，侵绝密秘密的，应当赔偿50至100万元。该约定属于双方就侵权损害赔偿达成的事前约定，且被告根据这一约定在工作期间每月可以获得相应的保密工资，故在被告违反相关约定时，可以将双方约定的侵权赔偿数额作为确定本案侵权损害赔偿的重要参考因素。综合考虑上述因素，最高人民法院酌情改判被告赔偿原告经济损失25万元。

站在企业的立场，既然有判决支持允许与员工约定侵犯商业秘密时的违约金，那自然应当约定违约金。

2022年7月，市场监管部门对某教育公司作出行政处罚决定，认定该公司固定加盟商服务价格的行为违反2008年《反垄断法》第十四条[16]第（一）项规定，构成纵向垄断协议；据此责令该公司停止违法行为并作出行政处罚。

我所代理了某教育公司提起行政诉讼，提出的代理意见主要如下：

1.涉案商业特许经营模式，是以原告作为特许人向加盟商提供知识产权等经营资源许可，由加盟商向第三人提供少儿英语教育培训服务，并非商品或者服务的转售。原告限定加盟商提供服务价格的行为，不属于2008年《反垄断法》第十四条第（一）项规范的固定转售商品价格，而属于第十四条第（三）项规范的涉及知识产权的其他纵向协议。

2.被告既未界定相关市场，也未提供任何证明涉案行为具有排除、限制市场竞争效果。原告在少儿英语教育培训市场中市场份额不足1%，根据《国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反垄断指南》第十三条第（二）项[17]规定，原告行为符合“安全港”规则，明显不具有违法性。

3.涉案行为增强了品牌内部加盟商间的服务竞争以及不同教培品牌间的竞争，避免了品牌内部的推广宣传“搭便车”问题，节约加盟商和消费者的交易成本。因此，涉案行为不具有排除、限制市场竞争效果，相反有利于市场竞争，不应当受到行政处罚。

4.涉案行为系为提高中小经营者经营效率，增强中小经营者竞争力，依照2008年《反垄断法》第十五条[18]第一款第（三）项规定应当得到豁免；原告系根据国务院颁布的《商业特许经营管理条例》开展合法经营活动的特许人，依照2008年《反垄断法》第十五条第一款第（七）项规定应当得到豁免。

5.商务部解答、北京市高级人民法院法律适用丛书以及众多政府部门出台的格式文本均曾经表述允许商业特许经营模式允许统一价格，足以证明原告没有主观过错，依据《行政处罚法》第三十三条[19]应当免予处罚。

上述案件正在一审审理过程，预计该案生效判决将为商业特许行业究竟是否允许限定加盟商价格确定规则。从合规的角度，在法院意见尚不明朗的情况下，仍然建议商业特许人对限定加盟商服务价格的行为持谨慎态度。

本文是一篇参与实务讲座发言的命题作文，仅是对日常工作的简单总结，未必前沿，也不成体系，权当工作日志，供批评指正。