以技术秘密[1]作价出资是常见的出资形式。与其他知识产权出资相比，技术秘密出资相对更为复杂，需要更精细的合同与制度安排以应对各种法律风险。技术秘密出资中可能存在的风险至少包括：主体风险、权利风险、侵权风险、交付风险、估值风险、泄密风险、解密风险等。本文试作简要分析。
一、主体风险
实践中，作价出资的技术秘密有可能是非法窃取而来；也有可能是职务技术成果，并不属于自然人股东；或者是合作研发而来，出资股东并不享有全部权利。在技术秘密出资的股东并非技术秘密的真正权利[2]人，或者仅为共有权利人之一的情况下，技术秘密出资可能存在主体风险。
《民法典》第八百五十条规定，侵害他人技术成果的技术合同无效。如果技术秘密出资属于出资股东无权处分其他人的技术秘密或者技术秘密份额，那么将会导致技术秘密出资无效。
有司法界的观点[3]认为，侵害他人技术成果的合同应为效力待定的合同，应赋予被侵害利益的他人以追认权来确定合同的效力。最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称“技术合同司法解释”）第四十四条[4]规定要求法院通知被侵害利益的他人，该规定为权利人行使追认权提供了可能。如果权利人追认的，可以认定侵害他人技术成果的技术合同有效；拒绝追认的，合同则无效。在司法实践中，有二审法院[5]以一审未依据上述规定通知利害关系人违反法定程序为由裁定撤销一审判决，发回重审。
技术合同司法解释第十二条[6]规定了商业秘密的“善意取得”[7]：在支付合理使用费并承担保密义务的前提下，可以在取得时的范围内继续使用。如果公司希望在出现风险后能够继续使用技术秘密，则应当对技术秘密出资确定合理的对价。
在实务中存在出资协议约定以专利技术和技术秘密出资，但仅对专利技术评估作价，这种情形下技术秘密相当于由股东无偿转让给公司，被投资方无法适用善意取得条款。因此，在前期出资协议的起草中要注意对技术秘密进行评估作价。
二、权利风险
权利风险是指股东的技术秘密权利不存在，或者技术秘密存在权利负担或者权利瑕疵。
技术秘密权利不存在，有可能是股东以公有技术冒充技术秘密，或者技术事实上已经被公开导致技术秘密权利灭失，或者技术秘密未采取合理的保密措施不符合法律保护条件等。技术秘密权利是否存在需要对出资技术进行文献检索判断是否已公开的技术，是否在交易前采取了合理的保密措施等进行尽职调查。
技术秘密权利负担或瑕疵，包括股东在出资时存在在先的技术秘密许可、抵押、被冻结保全、转让、出资，或存在优先购买权，或存在被侵权情形等。《民法典》第八百四十七条规定，职务技术成果的完成人享有以同等条件优先受让的权利。用以出资的技术秘密如果是职务技术成果，需要确认完成人放弃或者不行使优先购买权。在出资前如果存在第三人侵犯技术秘密的情形，虽然不影响技术秘密出资的效力，但仍会在事实上减损技术秘密的价值，侵权行为甚至有可能导致技术秘密被公开使得技术秘密权利灭失。
三、侵权风险
侵权风险，是指技术秘密在实施过程中，可能侵犯他人在先权利（通常是专利权）。
《民法典》第八百七十四条规定，受让人按照约定使用技术秘密侵害他人合法权益的，由让与人承担责任，但是当事人另有约定的除外。这类“使用技术秘密侵犯他人合法权益”与《民法典》八百五十条规定的“侵害他人技术成果的技术合同”是两种有交叉但不完全相同的情形。
技术秘密有可能是在他人在先专利权基础上的改进，此时虽然技术秘密和在先专利权是两个合法存在并且各自独立的权利，但是实施技术秘密仍有可能落入在先专利权的保护范围。在这种情形下，实施技术秘密依赖于获得在先专利权人的许可。
因此，即便技术合同并未侵害他人技术成果，但实施技术秘密仍有可能侵犯他人在先专利权。反过来，侵害他人技术成果的技术合同（通常是指无权处分）在善意取得抗辩成立的情形下，受让方可以在承担相应义务的前提下继续使用技术秘密。
《民法典》第八百七十四条规定的是合同责任：如果使用技术秘密侵害他人合法权益的，由让与人对受让人承担违约责任，合同有约定的除外。该规定不能用于对抗被侵权的在先权利人，公司作为技术秘密受让人只能先承担侵权责任，然后再根据合同追究技术秘密出资股东的责任。[8]
防范侵权风险，需要对拟出资的技术秘密进行自由实施（FTO）分析。
四、交付风险
技术秘密的交付，不同于专利权的交付。后者只要办理变更登记即可，前者是指被投资方作为技术秘密受让人可以脱离出资股东和特定自然人，实际掌握且能够独立实施技术秘密，实现技术效果和目标。
被投资方掌握技术秘密首先是指不依赖出资股东能够独立实施该技术秘密。出资股东需提供完整、准确的技术资料并提供相应的技术人员培训等技术服务。被投资方经过独立实施技术秘密，确认能够实现预期的技术效果和目标才能实际获得该技术秘密。
被投资方掌握技术秘密还应当不依赖于特定员工。技术秘密不能只存在于特定人员的大脑，而必须转换成由被投资方控制的可以交接的信息资料。
实务中曾有这样的案例：受让人在受让技术秘密的同时聘用了转让人的技术人员，表面上看确实满足了脱离转让人独立实施技术秘密的要求，但是实际上除了该特定技术人员掌握秘密以外，受让人对该技术秘密一无所知也无从控制。一旦特定的技术人员与受让人出现劳资纠纷或者发生其他意外情形，受让人很容易失去技术秘密。
五、估值风险
技术秘密资产评估类似于薛定谔的猫，必然准确又必然不准确。
所谓必然准确，是因为《公司法》赋予了其法律效力。《公司法》第二十七条规定，对作为出资的非货币财产应当评估作价；如果未依法评估作价，对出资人是否履行出资义务发生争议的，依据最高人民法院《关于适用<公司法>若干问题的规定（三） 》第九条的规定，法院应当委托具有合法资格的评估机构对该财产评估作价，评估确定的价额显著低于公司章程所定价额的，法院应当认定出资人未依法全面履行出资义务。
司法实践中，法院很少推翻已经作出的资产评估报告。例如，在北京通典图书有限公司诉吕子建出资纠纷案件[9]中，吕子建以“人文北京手绘图系列”作品著作权作价出资，2010年3月18日经北京建信资产评估有限责任公司评估确认为600万元；2011年1月12日经北京德平达盛资产评估有限责任公司评估确认为62万元。该案中，通典公司主张依据该作品2009年对应图书的单价、数量和结算单据等否认2010年建信公司作价评估的评估数据和评估结果的真实性。法院判决认为，建信公司出具的无形资产评估报告的取价依据是经双方予以确认的，并且该份报告并未将图书2009年的销售价格、数量作为基准材料。同时，法院也认为，德平达盛公司出具的无形资产评估报告书在评估基准日、评估的依据及数据均与建信公司报告书不同，二者无法比较。法院据此驳回通典公司的诉讼请求。
所谓必然不准确，是因为对技术秘密的资产评估不考虑技术秘密是否采取保密措施，是否属于公开技术，是否在使用过程中侵犯他人专利权，能否实现公司预期的技术效果和目标等问题。根据中国资产评估协会《资产评估执业准则--无形资产》（中评协〔2017〕37号）21条，确定无形资产价值的评估方法包括市场法[10]、收益法[11]和成本法[12]三种基本方法及其衍生方法。上述方法不涉及对技术秘密权利是否存在，能否实现技术效果等问题的考量。
本文无意于讨论现有的资产评估准则。要求资产评估机构对技术秘密之前公开的技术进行检索，对技术秘密是否侵犯在先专利权进行判定，对是否采取合理保密措施等问题进行核实也未免过于苛求。但是，对于技术秘密的价值评估显然不能完全依赖于资产评估机构的评估报告。
通常而言，接受技术秘密出资入股是为了解决某个特定的技术问题，实现预期的技术效果和目标。因此，在技术出资合同中，应当对技术秘密预期实现的技术效果和目标进行明确约定。如果无法实现预期的技术效果和目标，那意味着合同目的无法实现，应约定出资人承担未履行出资义务的后果。
在嵊州市棉麻纺织印染总厂诉深圳市益飞生物技术有限公司、张显南等出资纠纷案[13]中，益飞公司，张显南等三个自然人股东于2010年分别以A技术和B技术向公司增资。经过浙江省科技信息研究院的科技查新：A技术与现有工艺路线存在不同并且具有其他特点，未见其他文献报道；B技术的合成工艺路线在国内所检文献范围内未见述及。经浙江武林资产评估有限公司评估，A技术价值893万元，B技术价值1202万元。该案中，棉麻总厂意图推翻武林资产的评估结论，其委托上海科学技术情报研究所对前述两项技术进行查新，结果为A技术与国内外公开文献基本相同，B技术具有新颖性，但建议进一步优化。此外，棉麻总厂还向法院提供了上海浦东知识产权司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书和银信资产评估有限公司出具的追溯评估报告咨询意见，拟证明：涉案出资技术不完整、不成熟、不实用并且属于公知技术，也不符合无形资产定义，无追溯评估的价值。2014年，法院在另案中曾试图委托坤元资产评估公司对前述两项出资技术在增资时的价值进行评估，但因不具备评估的条件而无法完成委托。
法院判决认为，即使棉麻总厂的查新报告能够证明原先浙江省科技信息研究院的查新存有瑕疵，也只是针对查新报告而言的，并不能直接否认评估结论。此外，棉麻总厂的2份证据系单方委托鉴定，且与坤元资产评估有限公司的评估结论矛盾，因此对该两份证据的证明力，不予采信。法院最终认为，棉麻总厂并无充分证据足以推翻浙江武林资产评估有限公司的评估结论，现有证据亦已充分证明涉案技术经过了查新、评估、验资等程序，并经工商部门登记，进行权属转移，已完成了公司法所规定的技术出资要求，同时涉案出资技术还投入生产，形成了商业销售。据此，法院判决驳回棉麻总厂的诉讼请求。
在世运工业株式会社诉山东正和车辆制造有限公司合资纠纷案[14]中，双方签订合资合同，约定世运工业株式会社第一批出资以专用设备出资。经鲁昌会评报字（2005）第（035）号资产评估报告，该设备出资价值516万元。诉讼中，法院依申请委托湖南大学司法鉴定中心作出司法鉴定意见书，结论为：世运工业株式会社出资的设备不属于适合我国需要的先进技术和设备，出资的设备（除部分可用的焊接设备外）不可用于生产世运工业株式会社提供的样品垃圾车。法院据此认为，世运工业株式会社所出资的机器设备不能实现合资合同的目的，构成根本违约。
从上述司法案例来看，以技术缺乏新颖性和实用性否定资产评估报告存在难度，而以出资不能实现合同目的主张否定资产评估报告相对而言更容易被法院接受。
六、泄密风险和解密风险
泄密风险是指技术秘密在出资以后被泄露的风险。为了应对泄密风险，公司应当与出资人，出资前掌握技术秘密的人员、出资后掌握技术秘密的人员签订保密协议。由于发现和证明泄密存在实际的困难，公司有必要与出资人和员工签订竞业限制协议。除此之外，公司还应当建立起完整的技术秘密保护体系，包括对涉密员工、涉密文件资料、涉密物质、涉密计算机、涉密信息网络传播、涉密区域、涉密档案和涉密商务活动等内容的管理制度，以及对于泄密事件的应急管理制度。
解密风险是指技术秘密被第三人研发成功公开，或者反向工程破解公开。解密风险不涉及侵权，属于商业风险。依据最高人民法院《关于适用<公司法>若干问题的规定（三） 》第十五条的规定[15]，公司可以与技术出资股东约定共同分担解密风险；如无约定，则出资前解密风险由出资人承担，出资后解密风险由公司承担。
注释
