技术开发属于知识产权业务中的偏冷门类，以前出现问题的频率不高，但近来愈发成为业内精英关注的焦点。《合同法》第三百三十条规定：“技术开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。技术开发合同应当采用书面形式。当事人之间就具有产业应用价值的科技成果实施转化订立的合同，参照技术开发合同的规定。”除此之外，技术咨询服务有时也被归入技术开发范畴。实践中，技术开发合同的双方通常只关注开发成本控制和研发进度，对研发成果的归属约定一般约定得很简略，其他有关智力成果和知识产权的复杂问题，通常不做约定。双方出现争议时，由于缺乏合同条款的明确约定，解决问题变得非常棘手。为此，笔者有意根据自身实践经验，探讨8个在技术开发实务中可能遇到的新颖法律问题。

 

问题的由来：

 

1. 重大法律行动中遭受意外狙击。[2]

 

俗话说：明枪易躲、暗箭难防。显性的商标、专利、著作权、域名、字号、集成电路布图设计、植物新品种、地理标志等知识产权问题，权属清晰，风险易于识别和管理。而对于商业秘密技术开发过程中的商业秘密及其关联的智力成果、知识产权、隐私信息不会管理或疏于管理造成漏洞，成为重大法律行动中遭受意外狙击的致命陷阱。

 

2. 国有高校、科研院所进一步开放搞活。[3]

 

在鼓励创新、转型升级的大环境下，国家对高校等国有科研机构参与双创的法律和政策非常宽松友好，这使得市场上的委托开发和合作开发行为更加活跃。但是，如果疏于对技术开发活动进行规制和管理，也容易造成国有资产流失和国家秘密泄露。

 

3. 科技人员享有高额奖励权。[4]

 

在尊重知识、尊重人才的大环境下，市场主体更要重视新法律和新政策对创新者高额奖励权的保护。如果不注重对科技人才的奖励，不兑现对科技人才的承诺，会挫伤创新积极性，或者导致人劳纠纷，影响双方的长远发展。

 

解决的路径：

 

1. 识别技术开发中存在的难点、重点和新颖需求。

 

2. 研究涉及技术开发合同纠纷的经典司法案例。

 

3. 吸收国外技术开发管理的先进经验。

 

4. 结合自身实践提出创新方案。

 

结论或成果：

 

1. 识别出技术开发合同签订、履行过程中的8个重点、难点或新颖问题。

 

2. 结合司法案例和外国先进经验，针对8个问题的认识和解决方案进行探索、梳理和升华。

 

3. 逐项给出概括性的结论或成果。

 

4. 选择适当时机修正并细化结论或成果。

 

 

一、智力成果、知识产权、公民个人信息的归属、风险和保护责任

 

1. 问题的由来：

 

技术开发合同的当事人经常会混淆以下3个概念：

 

智力成果：包括但不限于新产品、制造既有产品的新方法、制造新产品的方法、针对现有产品的新改进、针对现有的制造方法的新改进等、新产品的外观设计、产品新部件的外观设计；新编写的计算机软件、针对现有计算机软件的新修改、计算机软件使用的新参数，使用计算机软件的新的环境要求等；新的文字作品、图形作品、美术作品、模型作品等；对既有的文字作品、图形作品、美术作品、模型作品等的新修改；新的集成电路布图设计及对既有集成电路布图设计的新的修改；植物新品种；国家中药保护品种；不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息；管理创新和制度创新信息等。

 

知识产权：在科学技术、文学艺术等领域中，发明者、创造者等对自己的创造性劳动成果依法享有的专有权，其范围包括专利（及专利申请权）、商标（及商标申请权）、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、商业秘密、知名商品特有的名称、包装、装潢、字号权、国家新药保护品种、传统知识、遗传资源以及民间文艺等。

 

个人信息：刑法第253条规定的“公民个人信息”，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。[5]

 

智力成果和公民个人信息具有固有的财产价值或非财产价值；智力成果和公民个人信息会衍生出相关的知识产权，有的需要法定形式，如商标和专利的申请，有的智力成果无需法定手续即可获得相关知识产权法律的保护。公民个人信息是最为新颖的问题，尤需谨慎对待。

 

明晰了上述3个概念的区别和联系之后，才有条件在技术开发合同中准确地约定其归属、风险和保护责任。

 

2. 解决的路径：

 

（1）研究新法规[6]：将互联网、电子商务、大数据、公共服务中经常会遇到的“公民个人信息”问题，引入到技术开发关系中。

 

（2）自身积累的优秀案例和工作成果。

 

3. 结论或成果：

 

（1）在撰写技术开发合同时注意明确约定智力成果、知识产权、公民个人信息的归属。

 

（2）约定智力成果、知识产权、公民个人信息的获得、保有、使用方面的法律风险控制。

 

（3）约定智力成果、知识产权、公民个人信息出现风险时的应对义务和违约责任。

 

（4）约定智力成果、知识产权、公民个人信息与衍生或相关物质成果的区分和衔接。

 

二、技术开发风险控制

 

1. 问题的由来

 

（1）研发失败：由于研发目标技术难度过高，当事方不能在规定的时间、规定的预算、使用现有物质技术条件完成研发设计任务，小试、中试、量产不能达到研发标准，不能提供符合研发标准智力成果和物质成果。

 

（2）合作破裂：委托方的研发需求不明、委托方频繁变更研发任务、受托方缺乏技术实力、一方出现重大违约行为导致技术开发合作关系破裂、技术开发活动不能在规定的期限内取得约定成果。

 

（3）情势变更：法律环境、商业环境、他人先占、一方发生重大变故无法履行合同等意外原因导致技术开发活动不能在约定期限内取得合格成果。

 

2. 解决的路径

 

（1）研究相关司法案例。

 

（2）研究国内外同行合同范本。

 

3. 结论或成果：

 

（1）技术开发合同中应对研发目标进行详细约定。

 

（2）技术开发合同中应对研发成果验收方法进行详细约定。

 

（3）技术开发合同中应对研发失败的认定标准进行详细约定。

 

（4）技术开发合同中应对认定研发失败的程序和方法进行详细约定。

 

（5）技术开发合同中应对研发失败的责任分担和责任追究进行详细约定。

 

三、保密和不竞争控制

 

1. 问题的由来

 

（1）无形智力成果、试错经验通常是技术开发过程中难以交付的商业秘密。

 

（2）技术开发双方很难保证或控制对方的商业秘密管理行为。

 

（3）出现泄密事件很难确定谁是过错责任方。

 

（4）一方当事人与另一方的竞争对手合作会引发不正当竞争。

 

2. 解决的路径

 

（1）新版《反不正当竞争法》的启示。

 

（2）本所同时起草的保密和不竞争条款的经典范例。

 

3. 结论和成果

 

（1）技术开发合作前应互相考察对方的保密制度、保密措施、保密意识的相关情况，确保对方商业秘密管理水平达到合格标准后再签订技术开发合同。

 

（2）促成参与技术开发的全部自然人与技术开发双方签订保密协议或保密承诺。

 

（3）促成参与技术开发的自然人与技术开发双方签订离职后不竞争协议或不竞争承诺，并约定不竞争补偿金。

 

（4）合同双方签订保密和不竞争协议或将相关条款写入技术开发合同，在附件中列明双方竞争对手清单或识别方法（如需）。

 

四、高质量专利的识别

 

1. 问题的由来

 

实施技术开发成果时常涉及使用对方既有的、关联的智力成果或知识产权（以下简称“背景资源”）；如果对方不授权使用背景资源，技术开发产生的新智力成果和新知识产权不能单独解决整个技术问题。

2. 解决的路径

 

（1）亲历案例总结。

 

（2）检索公开出版物中的论文。

 

3. 结论或成果

 

（1）识别技术开发合同关联的背景资源。

 

（2）对合同当事人合理使用对方背景资源的条件进行约定。

 

（3）对合同当事人对外授权第三方使用新智力成果和新知识产权时，得或不得侵犯对方背景资源进行约定。

 

（4）对合同当事人利用对方背景资源所需支付报酬的计算方法进行约定。

 

五、开发终结的后续改进

 

1. 问题的由来

 

技术永远在进步，新需求永远在产生，既有成果的缺陷随时可能被发现，因此需要在项目终结后对技术开发成果进行后续改进。

 

2. 解决的路径

 

（1）研究美国司法判例。

 

（2）研究国内外同行合同范本。

 

（3）检索公开出版物中的论文。

 

3. 结论或成果

 

（1）识别改进后的智力成果和衍生知识产权是否能独立于合同当事方的背景资源而被实施。

 

（2）对改进后的智力成果和衍生知识产权的归属进行约定。

 

（3）对一方使用另一方的改进成果时的权利和义务进行约定。

 

（4）对一方使用另一方的改进成果需要牵连使用对方背景资源的权利义务进行约定。

 

（5）对双方并行改进性研发时互不妨碍对方进行约定。

 

（6）对双方在享有和行使改进后的成果时互不妨碍进行约定。

 

六、技术开发成果关联产品的制造、销售控制

 

1. 问题的由来

 

技术开发的成果通常凝结进入有形的商品或可被感知的服务之方式进入市场。产品变为商品时可能遇到市场准入、质量控制、竞争规制等法律方面的问题。

 

2. 解决的路径

 

总结亲历案例独创“制造和销售控制”合同条款。

 

3. 结论或成果

 

（1）除对实施智力成果和知识产权一般性限制（地域、时间）之外，引入专利产品制造和销售控制的概念。

 

（2）专利产品制造和销售控制的目的是保证商品质量及获得高收益率，注意防范伴生的反垄断风险和不正当竞争风险。

 

（3）编制了体现上述目的的合同条款。

 

七、技术开发的合规管理

 

1. 问题的由来

 

技术开发过程、设备、人员、成果交付的实体和行为不符合法律和行业标准强制性规定；研发人员剽窃他人成果、侵犯他人合法权益给技术开发项目造成严重损失。

 

2. 解决的路径

 

（1）国内案例启示：在某劳动争议案件中，研发人员违反与前雇主保密和不竞争约定，将在先雇主的商业秘密应用到新的技术开发项目后产生纠纷。

 

（2）国内案例启示：技术上可行的产品不能获得上市销售的行政许可的公开报道。

 

3. 结论或成果

 

（1）在技术开发合同中引入合法、合规、公平开发的概念和条款。

 

（2）法律禁止开发的技术项目不予立项，危害公共利益的技术开发项目不予立项，合同条款中约定双方如在履行过程中发现上述问题，允许无责任解除合同。

 

（3）合同中应约定技术开发的成果要符合国家强制性技术标准。

 

（4）合同中应约定技术开发使用的设备、方法、过程管理、安全防护均应合法合规。

 

（5）合同中应约定技术开发成果的跨境交付要符合《海关法》的规定。

 

（6）合同中应约定将技术开发成果中的技术方案向国外申请专利要《专利法》的规定。

 

（7）促成参与技术开发的自然人签订《保密和竞争禁止承诺书》、《禁止剽窃他人智力成果承诺书》。

 

八、涉外技术开发合同

 

1. 问题的由来

 

跨国技术开发活动通常会涉及中外双方国内法中的国家安全管制、商务管制、外汇管制、海关监管、代扣代缴境外非居民所得税等问题，办理涉外事务应适用涉外思维方式。

 

2. 解决的路径

 

（1）总结亲历案例。

 

（2）检索、归纳公开出版物中的成熟经验。

 

3. 结论或成果

 

（1）签订涉及跨境技术开发合同时应引入技术进出口合同批准或备案的概念，签约前要查询待开发项目是否属于我国禁止、限制进出口的技术，重点识别项目是否涉及国家安全或重大公共利益等法律严管事项。

 

（2）在合同中约定外方应承担配合办理中方国内法审批手续的义务。

 

（3）技术开发合同涉及从中国境内对外付款的，付款约定要符合外汇管理法规。

 

（4）当从中国境内向外支付技术开发服务费应缴所得税时，应约定由付款方代扣代缴境外非居民所得税。

 

（5）技术开发成果可以用计算机网络传输方式交付的，优先选用网络传输交付方式；需要以实体物或电子信息载体方式交付的，注意约定交付方式应符合《海关法》的相关规定。

 

 

 

[1] 作者专注于知识产权法律事务工作，拥有中国律师资格、美国纽约州律师资格、中国专利代理人资格、IPMS内审员资格，并被聘为最高人民法院知识产权案例指导研究（北京）基地专家。

[2] 《首次公开发行股票并上市管理办法》第三十七条规定：发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形：（五） 发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险。

《政府采购法》第二十二条规定：供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（六）法律、行政法规规定的其他条件。

《招投标法》第六十五条规定：投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法有关规定的，有权向招标人提出异议或者依法向有关行政监督部门投诉。　

[3] 国务院办公厅关于促进科技成果转移转化的通知：（二）产学研协同开展科技成果转移转化。6.支持高校和科研院所开展科技成果转移转化。组织高校和科研院所梳理科技成果资源，发布科技成果目录，建立面向企业的技术服务站点网络，推动科技成果与产业、企业需求有效对接，通过研发合作、技术转让、技术许可、作价投资等多种形式，实现科技成果市场价值。

[4] 实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定第二（六）4款规定：对科技人员在科技成果转化工作中开展技术开发、技术咨询、技术服务等活动给予的奖励，可按照促进科技成果转化法和本规定执行。

[5] 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条。

[6] 同上。