大量知识产权诉讼与合规业务都源于技术人员跳槽。
一个常见的诉讼场景是：某技术人员A从甲公司跳槽到乙公司，甲公司在乙公司上市或者融资过程中对乙公司和A发起诉讼。
由此衍生出的合规业务则可以从甲公司、乙公司、技术人员、乙公司投资人等四个角度分别展开：（1）甲公司需要防范在职人员泄密风险，签署竞业限制协议，监控离职人员侵权行为等；（2）乙公司要防范侵犯他人商业秘密风险，做好入职人员背景调查；（3）技术人员尤其要考虑侵犯原公司商业秘密带来的刑事风险；（4）投资人要评估乙公司被诉讼进而阻碍上市或者融资进程的风险。
我们在不同的诉讼中代理过原单位甲公司、新任职单位乙公司和离职技术人员，也以各种角度处理过合规事宜，还曾经为技术投资项目提供全程的法律服务，从对技术人员知识产权尽调防范侵权风险开始，到技术出资交易方案的设计，直至出资后保护公司技术秘密资产的商业秘密合规。整体而言，技术人员跳槽引发的法律风险主要是：违反竞业限制义务；离职后一年内的发明创造属于职务发明创造归属于原单位；侵犯专利权；侵犯商业秘密。
以下展开作简要分析。
一、违反竞业限制义务的风险
竞业限制义务是指对与其特定营业具有特定关系人员的竞争性行为的禁止，可以分为法定义务和约定义务。
法定竞业限制义务通常是指公司董事、监事、高级管理人员不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务，依据是《公司法》第一百八十四条[1]和《刑法》第一百六十五条[2]、《合伙企业法》第三十二条第一款[3]。按照已经废止的2010年《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》【公通字〔2010〕23号】第十二条规定，国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额在十万元以上的，应予立案追诉。该规定被公通字〔2022〕12号文废止，但是新规定并没有规定新的立案标准。同时2023年《刑法修正案（十二）》增补了第二款，将《刑法》第一百六十五条的犯罪主体扩充到非国有企业的董监高，构成要件也不要求获取非法利益，仅要求“致使公司、企业利益遭受重大损失”。目前，非法经营同类营业罪的立案追诉标准尚不明确。
约定竞业限制义务包括员工的竞业限制义务和股东的竞业限制义务。《劳动合同法》第二十三条[4]规定用人单位可以与负有保密义务的劳动者签署离职后的竞业限制协议。股东竞业限制义务包括担任股东期间的竞业义务和转让股权后的竞业义务[5]。股东竞业义务基于约定产生，没有约定不发生竞业义务。担任股东期间约定的竞业义务应当理解义务截止于退股之时。关于股东转让股权后约定竞业限制义务的期限，司法实践中有争议，有的法院认为应当类推适用《劳动合同法》2年有效的规定，超过2年的无效[6]；有的法院认为不应当适用《劳动合同法》的规定，超过2年的约定有效[7]；有的法院结合行业特点、股权转让溢价金额等因素酌情确定为6年，超过6年的约定无效[8]。
在法定和约定的竞业限制义务之外，是否存在依据《反不正当竞争法》第二条产生的竞业限制义务？最高院2009年在马某案[9]给出了否定的答复：“限制劳动者的择业自由或者竞业自由需要以存在法定的或者约定的竞业限制义务为前提。一审判决马某和圣某公司于判决生效之日起三年内不得采取与山东某公司相同的方式经营对日出口海带贸易，这实际上是给被申请人施加了一种竞业限制义务，明显缺乏法律依据。”
违反约定竞业限制义务除承担违约责任之外，是否会依据《反不正当竞争法》产生侵权责任？《深圳经济特区企业技术秘密保护条例》第三十五条第三款规定，“具有业务竞争关系的相关企业知道或者应当知道该员工负有竞业限制义务，仍然招用该员工的，应当承担连带责任”。但是大部分法院判决持相反的观点，认为“其他经营者即使知道该员工与原单位仍存在劳动合同或者竞业限制协议，但仅仅聘用该员工本身并不存在不正当竞争的问题。”[10]
违反约定竞业限制义务的后果通常仅限于承担违约金[11]。国内离职员工承担竞业限制违约金的最高记录是1940万元[12]。股东转让股权后违反竞业限制义务，也有判决承担1200万违约金的案例[13]。
竞业限制协议纠纷双方的攻防往往集中在违约行为的证明。常见的取证办法包括拍摄上下班视频，通过快递外卖等确定地址，猎头访谈等等。
二、离职后职务发明创造的风险
《专利法实施细则》第十三条第三项规定，专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
该规定明显有利于原单位，意味着技术人员离开原单位之后，或者1年内不再参与与原单位工作相关的发明创造，或者原单位可以无对价取得技术人员离职后1年内作出的与原单位工作相关的发明创造[14]。
上海知产法院2023年发布的技术创新成果权属案件审判情况典型案例3[15]中提出：职务发明相关性认定需综合考虑两者是否属于同一技术领域、解决技术问题是否相同、技术手段是否具有传承性等因素，而非简单判断两者技术方案相比是否具有专利授权意义上的创造性，无需囿于专利发明点的限制。上海知识产权法院判决认为：周某在M公司荧光粉色轮技术研发中具有重要作用，涉案专利申请日距周某离职尚未超过1年。在案证据虽未显示M公司的荧光粉色轮技术涉及多片扇形基板的拼装技术，但涉案专利技术与M公司的多扇区荧光粉色轮、多段式荧光粉环均属荧光粉色轮技术领域，旨在解决的技术问题相同，均是实现单个荧光粉色轮的多重功能组合运用，所涉及的原材料如铝基板、玻璃基板、荧光粉等也基本相同，仅是在制作工艺上存在差别，且该制作工艺的差别亦具有一定的传承性，从在一个完整基板上进行光学功能分区到单一衬底外边缘组装不同光学功能的荧光粉环，再到不同光学功能的基板组装成圆，故应认定涉案专利技术与周某在M公司的本职工作具有较强的相关性，判决确认涉案发明专利权归M公司所有。二审维持原判。按照该典型案例的规则，即便涉案发明创造相对于原有技术方案是技术人员在新单位付出了创造性劳动获得，由于与原单位技术方案有传承性，也仍应当归属于原单位所有。
如果原单位已经明确排除相关的研发工作，或者在技术思路上并无延续性和传承性，则可以认为不符合相关性要求，不属于职务发明创造。
江苏高院在“临界流喷嘴流量计”职务发明创造案[16]中认定：涉案专利解决的是临界流这一特殊条件下多相流中气液各自流量的测量问题。实践中，通常避免临界流状况的出现。H集团自成立后的核心业务即为针对通常条件下多相流量计产品的研发、生产。结合二审中H集团关于临界流极为罕见，H集团对此没有进行研发的相关陈述，可以认定涉案发明创造属于已被H集团排除的研发项目。
最高院在“空气滤清器”职务发明创造案[17]中认定：在案证据无从证明C公司给陈某、隆某分配了优化改进汽车空气滤清器的具体工作任务。C公司的空气滤清器技术方案，无论是采用的技术手段还是实现的技术效果，均与诉争专利发明创造存在明显差异。诉争专利发明创造相对于C公司的技术方案在技术思路上并未体现出延续性和传承性。据此，认定涉案发明创造不属于职务发明创造。
技术人员离职一年后申请的发明创造是否必然不属于职务发明创造？答案是否定的。首先，原单位可以与技术人员约定离职一年后申请的发明创造归属于原单位。[18]其次，有法官撰文指出：“当事人为规避1年的绝对限制有意推迟专利申请时间的情况时有发生，此时，法院需要根据当事人提交的整局综合分析确定发明创造是否在员工离职后1年内完成。”[19]实务中，常有法官认为新任职单位负有举证责任提供研发资料证明离职后专利的研发情况，如果新任职单位无法证明发明创造是1年后完成的，那仍有可能被判定为1年内完成，属于职务发明创造归属于原单位。
从合规的角度，为了避免离职后职务发明创造纠纷，原单位应当尽可能签署约定离职后发明创造归属的技术合同，对于在职员工明确工作职责，对离职人员申请专利的行为予以监控。新任职单位应当对入职人员做好背景调查工作，尽可能避免新入职人员成为发明人，保管好研发资料。
三、侵犯专利权的风险
离职员工跳槽引发的侵犯专利权风险，一方面可能是由于技术人员习惯于沿用原单位的技术方案，另一方面则可能是离职后申请的专利归属于原单位之后引发的侵犯专利权诉讼。
应对侵犯专利权风险，首先考虑的是做好FTO自由实施报告，发现有侵权风险的专利权后，或者采取规避设计方案，或者考虑提前无效掉有风险的已授权专利。专利侵权诉讼中常见的抗辩理由包括不侵权抗辩[20]、现有技术抗辩[21]、权利用尽抗辩[22]、先用权抗辩[23]、药品医疗器械行政审批抗辩[24]等等。
根据国家知识产权局的公开数据，2022年专利无效宣告请求的平均结案周期是5.7个月，发明专利全部无效27.9%，部分无效15.4%；实用新型全部无效41.4%，部分无效18.7%；外观设计全部无效53.8%，部分无效1.4%。一旦国家知识产权局宣告涉案专利无效，专利侵权民事起诉将被法院裁定驳回起诉。[25]相对于在耗时更长的专利侵权民事诉讼提出抗辩争取胜诉判决，提出专利无效宣告程序显然是更值得选择的应对方式。
针对专利侵权诉讼的应对方法，笔者曾撰写《企业上市前夕遭遇专利诉讼的八个应对方法》，可资参考。本文在此不再展开。
四、侵犯商业秘密的风险
在四个法律风险中，侵犯商业秘密的风险显然是最严重的。侵犯商业秘密同时涉及最高十年有期徒刑的刑事责任[26]、五百万罚款的行政责任[27]和最高五倍惩罚性赔偿民事责任[28]。
离职技术人员侵犯商业秘密的常见行为包括：
1.离职时带走原单位的商业秘密
技术人员离职时用原单位邮箱给个人邮箱发送包含商业秘密的邮件，或者向个人云盘上传包含商业秘密的电子资料，或者离职后在微信、邮箱中保存原单位的商业秘密，均有可能被认为属于以不正当手段获取权利人的商业秘密。即便没有披露、使用，如果商业秘密合理许可费用超过30万元就有可能被追究刑事责任，超过250万元就有可能面临三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2.在新任职单位将原单位的商业秘密申请为专利
技术人员在新任职单位或者为了满足高新技术企业申报条件完成专利申请任务，或者为了争取融资，在申请专利过程中将原单位的商业秘密申请为专利。由于专利文件是公开文件，容易取证和比对。因此大量侵犯商业秘密案件都涉及公开专利文件侵犯原单位商业秘密的主张。
3.实施原单位的商业秘密
如果原单位主张技术人员在新任职单位实施原单位的商业秘密，新任职单位可以主张的抗辩理由非常有限，同时依据《反不正当竞争法》第三十二[29]条往往要承担更重的举证责任。
离职技术人员由于接触过原单位的商业秘密，不能主张自行开发研制抗辩和反向工程抗辩[30]。专利侵权案件中，可以以被控侵权技术与涉案专利技术存在不同之处主张不侵权抗辩。但是在侵犯商业秘密案件中，被控侵权技术与涉案商业秘密存在不同之处，并不足以作为抗辩理由，仍有可能被认为是对商业秘密进行修改、改进后使用[31]；只要被控侵权技术与涉案商业秘密有相同之处，且相同之处并不属于公知常识，就有可能认定构成侵犯技术秘密。
在侵犯商业秘密案件中也不能以缺乏创造性[32]作为抗辩理由。在姜某辉等侵犯商业秘密案[33]中，深圳市中级人民法院判决认定，ifere电路原理图的各个部件虽是现有、公开技术，但各个部件之间的组合关系具有特定性，不为公众所知悉；被告人使用两项天线技术申请的专利因不具有创造性被宣告无效，亦不影响该技术信息符合非公知性要求。因此，上述技术信息均构成商业秘密。
技术人员跳槽后新任职单位可以主张的抗辩理由仅为公知技术抗辩、隔离离职技术人员参与的反向工程抗辩和自行开发研制抗辩等等。
从合规角度来说，原单位应当做好商业秘密合规，控制泄密风险，确保泄密之后能够溯源，做好离职人员的交接，监控离职技术人员的行为；技术人员要掌握相关法律知识，防范刑事风险，不带走原单位的商业秘密，在实际使用过程中有意识规避原单位的商业秘密；新任职单位要与新入职人员签署不侵犯商业秘密承诺书，避免新入职人员参与对原单位产品的反向工程，做好研发资料的保管，确保研发过程全程留痕，可追溯。
按照最高院在VMI诉萨驰案中确定的规则，主张自行开发研制抗辩应当提供完整的研发资料包括：（1）“能够反映从现有技术到涉案专利技术方案的技术构思、技术路线变化过程的相关技术资料或研发资料，研发人员为何会提出该技术方案、具体如何提出该技术构思”；（2）“包含具体技术内容、能够体现具体技术方案的过程性技术资料”；（3）“能够体现其技术方案应用于成型机的阶段性测试资料以及研发完成的最终达到预期效果的相关资料”；（4）“能够体现技术方案‘试错’过程的技术资料”等等。
结语
整体而言，现有法律制度更保护原单位的利益。在职法定竞业限制义务适用刑法保护，允许原单位与转让股权后的股东约定超过2年的竞业限制协议，允许原单位与技术人员约定离职后的发明创造归属，默认离职一年后与原单位工作相关的发明创造属于原单位，禁止离职技术人员主张反向工程抗辩，《反不正当竞争法》第三十二条对离职员工施以一定程度的“有罪推定”等等法律制度莫不如此。学术界赞成在反不正当竞争法项下课以离职技术人员竞业义务，主张“挖角”构成不正当竞争的观点络绎不绝，相反似乎从没有人质疑过离职后职务发明创造制度缺乏正当性。
但无论技术人员跳槽有多少法律风险，人才的自由流动是市场经济的基本前提，也是发挥市场资源配置作用的关键，追求更广阔发展天地更是人类的天性。祝愿每一位离职的技术人员都在尊重原单位商业秘密、遵守协议的基础上有更美好的未来！
注释
